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对描述性商标正当使用的判断(商标权)试读：
对描述性商标正当使用的判断
(商标权)作者：编辑部排版：昷一本书由北京法讯网络技术有限公司授权北京当当科文电子商务有限公司制作与发行。— · 版权所有 侵权必究 · —对描述性商标正当使用的判断——漳州片仔癀药业股份有限公司诉漳州市宏宁家化有限公司侵犯商标专用权纠纷案福建省漳州市中级人民法院（2007）漳民初字第18号民事判决书，福建省高级人民法院（2008）闽民终字第266号民事判决书，最高人民法院（2009）民申字第310号民事裁定书。
【法官视点】
本案系2009年全国法院知识产权司法保护50件典型案例之一。本案中主要阐述了如下观点：当注册商标具有描述性时，其他生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而发生来源混淆的，构成正当使用；判断是否属于善意和必要，可以参考商业惯例等因素。
【案情】
原告漳州片仔癀药业股份有限公司于1999年12月成立，拥有第701403号“片仔癀”商标，核定使用商品第3类：牙膏、口洁素、口香水、牙垢净、牙粉、牙皂、人造牙洗涤剂，续展注册有效期限自2004年8月14日至2014年8月13日；第562754号“片仔癀”商标，核定使用商品第3类：化妆品，续展有效期限自2001年8月30日至2011年8月29日；第358318号“片仔癀”［该文字商标的形状（字体）有别于前述第701403号、第562754号商标］商标，核定使用商品第31类：药品、中西成药，后经核准续展注册在商品国际分类第5类，续展有效期限自1999年8月20日至2009年8月19日；第358317号“PIEN TZE HUANG”商标，核定使用商品第31类：药品、中西成药，后经核准续展注册在商品国际分类第5类，续展有效期限自1999年8月20日至2009年8月19日。
被告漳州市宏宁家化有限公司拥有第525083号“荔枝牌”商标。原告片仔癀公司认为，被告宏宁家化公司未经原告同意，擅自将原告的注册商标“片仔癀”作为其产品名称组成部分，并在包装、装潢上突出使用原告第562754号、第701403号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标。具体为：被告生产、销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜（膏）”、“荔枝牌片仔癀爽身粉”、“荔枝牌片仔癀保湿护手霜”、“荔枝牌片仔癀礼品盒”、“片仔癀特效牙膏”、“片仔癀洗发露”、“片仔癀滋润霜”等27种产品均在显著位置突出标明“片仔癀”字样，被告还在其产品的外包装装潢上擅自配上有关“片仔癀”历史的文字说明：“……‘片仔癀’源于明朝嘉靖年间宫中药医秘方，是百年传统老字号，国内独家生产，其配方受国家绝密级保护，使片仔癀系列化妆品成为独特……”。原告起诉请求法院：判令被告立即停止侵害原告注册商标专用权的行为，并公开赔礼道歉；赔偿原告经济损失合计人民币822420.47元。
【审理结果及主要理由】
漳州市中级人民法院经审理认为：原告片仔癀公司属国有股份有限公司。“片仔癀”是原告的前身漳州市制药厂最早使用及注册的商标，片仔癀虽然又是药品名，但长期为漳州市制药厂独家生产使用和国家重点保护药品，1999年1月5日国家商标局商标监（1999）45号文认定原告注册并使用在药品商品上的“片仔癀PIEN TZE HUANG”商标为驰名商标，中华人民共和国商务部认证片仔癀公司注册商标“片仔癀”为“中华老字号”，在消费者中享有很高知名度，已起到区别商品来源的商标作用。原告的第562754号、第701403号、第358318号“片仔癀”注册商标及第358317号“PIEN TZE HUANG”注册商标是依法受让所得，应受法律保护。被告未经原告同意，擅自在其生产、销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜（膏）”、“荔枝牌片仔癀爽身粉”等27种化妆品及日化用品上，将与原告合法拥有的第701403号、第562754号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标相同的标志作为其化妆品及日化用品的商品名称、商品包装装潢使用，并在其商品名称、外包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”字样，且被告上述27种化妆品及日化用品的销售渠道都是进入医药公司、药店等，消费群体及经销商群体与原告、原告控股子公司、原告控股子公司的子公司销售渠道是一致的，造成相关公众混淆，误导公众，扰乱相关市场秩序，损害了原告作为注册商标所有人的合法权益，被告的行为已构成对原告第701403号、第562754号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标的侵害，依法应承担因侵犯商标专用权给原告所造成损失的赔偿责任（包括为诉讼支出的合理费用）。依照《中华人民共和国商标法》（2001年）第五十二条第（一）项、第（五）项、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项的规定，作出如下判决：一、被告宏宁家化公司应立即停止在其产品上使用与原告片仔癀公司第562754号、第701403号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标相同或相近似的标识，即立即停止生产、销售“片仔癀珍珠霜”、“片仔癀特效牙膏”、“片仔癀洗发露”等27种侵权商品；二、被告宏宁家化公司应在判决生效之日起十日内赔偿原告片仔癀公司经济损失人民币822420.47元；三、被告宏宁家化公司应在判决生效之日起十日内在广东、广西、福建三省省级报刊及《厦门日报》、《闽南日报》、《闽西日报》刊登向原告片仔癀公司的道歉声明。
福建省高级人民法院经审理认为：“片仔癀”系国家绝密级重点保护中药，世界上唯独片仔癀公司生产该药品，“片仔癀”因此也是其药品的特有的名称。片仔癀注册商标也被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。片仔癀公司是集“片仔癀”的特有的名称、企业名称、驰名商标为一体的企业，其知识产权的合法权利应受法律保护。宏宁家化公司未经片仔癀公司的许可，擅自将“片仔癀”突出使用在其“片仔癀珍珠霜”等化妆产品的包装、装潢上，足以造成消费者的混淆或误认，其行为已构成侵权，对此应承担相应的法律责任。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。据此，二审法院判决如下：驳回宏宁家化公司的上诉，维持原判。
最高人民法院认为：《商标法实施条例》第49条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。片仔癀是一种药品的名称，如果被控产品中含有片仔癀成分，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。宏宁家化公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注，但是本案中，宏宁家化公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”字样，该标识明显大于宏宁家化公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，在涉案商标已经具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆，因此宏宁家化公司关于其使用是正当使用的主张不能成立。宏宁家化公司再审申请理由不能成立，再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定。据此，最高人民法院裁定如下：驳回宏宁家化公司的再审申请。
【评析】
商标的基本功能是区分商品或者服务的来源。只有具有显著性的标志才具有区分商品或者服务来源的功能，因此，显著性是商标的本质特征，也是商标注册的必要条件之一。
商标的显著性，又称为识别性、区别性，是指商标应当具备的足以使社会公众区分商品或服务来源的特征。显著性主要是依主观对显著程度的判断，不同类型的标志所具有的被识别能力有程度上的差异。一般而言，一个标志所表现的含义与特定的商品或者服务本身的关联性越强，其显著性就越弱，就越难起到区别商品的作用。理论上根据标志与商品或服务之间的关联程度，可以将标志区分为：臆造性标志、任意性标志、暗示性标志和描述性标志。前三类标志与商品或服务没有直接的联系，因具有固有的显著性可以获得商标注册；而描述性标志由于直接描述商品或服务的质量、功能、特征等，因此一般情况下不可作为商标注册。
描述性商标，是以描述商品或服务特点的词汇构成的商标。描述性标记先天地缺乏显著性，不具有区分商品来源和不同生产者的作用。另外，对特定的商品或服务来说，描述性词汇是商业交往过程中所必需的，如果由少数几个企业将这些描述性词汇通过注册商标的方式进行垄断，其他人在进行描述时就不得不寻找其他替换的词汇或语句，这就在无形之中增加了竞争者的成本。描述性商标一般不能获得保护，我国《商标法》规定的不得作为商标注册的标记中“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”标识，就是理论上所说的描述性商标。但是，如果该类商标经过长期持续使用，达到较高的知名度，并建立起与商标权人提供的商品或服务的唯一联系，取得了区分商品来源和不同生产者的作用，则获得足够的显著性从而可以经注册而获得商标权。因此，描述性标记在未获得“第二含义”之前不得作为商标注册。
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]