电学领域审查实务(第二辑)(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：陈玉华,杨玲

出版社：清华大学出版社

格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT

电学领域审查实务(第二辑)试读：

前言

本书共收录了71篇论文。论文来源包括已经在国家知识产权局内部刊物如《审查业务通讯》和《专利文献研究》上发表的论文，以及审查员在总结多年审查经验的基础上新撰写的论文。本书共分为5个部分：第一部分（实审常见问题篇）、第二部分（检索篇）、第三部分（三性审查篇）、第四部分（审查策略篇）、第五部分（专利分析篇）。第一部分对《专利法》《专利法实施细则》中常见的条款，如专利法第2条第2款、第9条、第25条、第26条第3款、第26条第4款、第33条以及专利法实施细则第20条第2款所涉及的专利保护客体、重复授权、充分公开、支持与清楚、申请文件修改、必要技术特征等相关审查实践进行了讨论与分析；第二部分对作为实质审查基础的检索工作进行了多方面的探讨；第三部分对专利法第22条第2款、第22条第3款和第22条第4款所涉及的新颖性、创造性和实用性问题进行了充分的总结；第四部分对专利审查工作中审查尺度把握、审查标准执行一致、审查效率提升等与审查策略相关的问题进行了汇总；第五部分从专利角度对部分热点领域和技术进行了多维度分析。在编写过程中，北京中心电学部审查员积极投稿，由电学部学术研究组进行初步审核，并由部审核组负责本书的全面审核。学术研究组参与初步审核的成员如下：蓝娟、姚楠、杨栋、赵洋、苏菲、孙国辉、武晓冬、汤玚、张慧明。审核组组成如下：组长陈玉华，副组长杨玲，成员包括曾宇昕，杨嘉，徐国祥，凌宇飞，梁素平，白燕，刘振玲，王亮，李航，杜睿，崔海波，刘继业，刘秀艳，薛梅，李俊，余碧涛，王振宇，刘子晓，冯婷霆，沈敏洁，李福永，王伟，林松岭，徐卫峰，覃冬梅，王荣，田越，杜军，魏峰，张明霞，马美红，张文，于白，武文琛，裴素英，唐嫣，蓝娟，姚楠（排名不分先后）。

中心领导对本书的编写工作给予了大力支持，电学部学术研究组承担了书稿编写的组织协调工作。在此，对辛勤付出的所有人员表示衷心的感谢！

由于作者水平有限，本书难免有疏漏和不当之处，恳请读者批评指正。编 者2015年12月第一部分实审常见问题浅谈电机领域“说明书公开不充分”和“实用性”之间的正确选取嵇 恒

摘 要：结合具体代表性的案例来分析如何在专利法第26条第3款以及专利法第22条第4款之间进行选取，并为作出更加公正和客观的审查意见提供一些参考和借鉴。

关键词：公开不充分 实用性A26.3 A22.4引言

随着国家知识产权战略的大力推广，电机领域的专利申请数量持续飞速增加，研究热情也是空前高涨，然而，由于其中一部分申请人自身知识有限，导致出现一部分较特殊的发明专利申请，该类申请因为说明书公开不充分而无法实现或者因为不具有实用性而无法在产业上制造或者使用。电机领域的实用性案例大部分是“永动机”或者“输出大于输入的机器”，说明书公开不充分一般指的是未作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员不能实现。接下来的两个案例具有较强迷惑性，如何作出一个客观和公正的审查意见，是每一个审查员都应该思考的问题。一、专利法26.3以及22.4

专利法第22条第4款规定：实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。

在实际审查过程中，电机领域涉及的实用性案例大多都是违背自然规律的。

专利法第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

在电机领域，漏磁、电磁干扰以及涡流等是不可能避免的，这些问题是客观存在的，部分申请是为了改进上述存在的技术问题，但是，解决上述技术问题的同时，由于申请人自身的知识有限，导致电机本身无法转动，即解决一个问题的同时又引入了另一个问题。此时，审查员该使用专利法第26条第3款还是第22条第4款呢？通过对以下两个案例的研究，来与大家一起进行探讨。二、案例介绍【案例1】 CN101291100A

发明名称：原子核的链式反应式永磁能发电机

申请人：薛生军

权利要求的技术方案：永磁能发电机包括电动机，电动机定子磁极或转子磁极采用永磁体加电磁铁的绕组式。由于定子磁极和转子磁极采用永磁体加电磁铁的绕组式结构相似，这里，就转子磁极的结构进行分析，具体结构如图1所示。图中1为永磁体，2为套在永磁体上的软磁体，3为绕在软磁体上的线圈，4为套在由2、3组成的电磁铁外的屏蔽导磁体，5为屏蔽导磁体，6为非导磁体，7为将转子磁极固定在转子体上的固定螺丝。图1

分析过程：本申请所采用的技术方案是在转子永磁体外部套设一电磁铁，再套一屏蔽导磁体的结构，来达到和其他相邻定子或转子屏蔽的效果。对于本领域技术人员来说，单纯的一个具有永磁体以及电磁铁的装置外部套装一屏蔽导磁体以及非导磁体6，能够达到磁屏蔽的作用，但是具体到本案，加上屏蔽导磁体之后，由于屏蔽导磁体自身具有导磁性，根据磁力线的“最小路径原理”，势必将转子磁极产生的磁力线短路，从而使得定子与转子之间无法产生耦合的磁力线。另外，由于非导磁体6的加入，使得定子与转子之间无法形成闭合的电磁回路，也就无法产生使得转子旋转的电磁力，因此该电动机根本无法正常工作。这里，我们需要思考的问题是本案是否真的是“说明书给出了解决手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决所述的技术问题”，仔细研究会发现，其实，说明书已经给出了解决手段“一个具有永磁体以及电磁铁的装置外部套装一屏蔽导磁体以及非导磁体6”，同时也解决了其所述的技术问题“定子或转子磁极之间存在相互的电磁干扰”。这里，有一个误区，认为“套设一屏蔽导磁体的结构导致电机无法运转，因此无法解决技术问题”，本申请的所述技术问题是“定子或转子磁极之间存在相互的电磁干扰”，而并非“电机的运转”。综上所述，说明书是公开充分的。但是电机作为一个整体的结构，需要定转子之间形成闭合的电磁回路，通过电磁感应来实现能量转换，将定转子割裂开而进行的设计会导致技术方案最终无法实现。因此，本申请是不具备实用性的。【案例2】 CN101635479A

发明名称：交流电动机用永磁转子

申请人：李明山

权利要求的技术方案：该永磁转子具有两个以上的嵌入永磁体槽的转子转体2，转子转体2采用非磁性体材料，嵌入永磁体槽的永磁体不露出，如图2所示。图中2为永磁体转体，3为永磁体，1为转轴，23为固定孔。图2

分析过程：本申请所采用的技术方案是在转子转体内部嵌入永磁体，但是本申请转子转体2所采用的材料是非磁性材料，而内嵌的永磁体又不露出，那么电动机的定转子的磁力线无法耦合，不能形成闭合的电磁回路，电动机将无法正常运行。这里同样有一个误区，认为“转子转体采用非磁性材料导致电机无法正常运行”，因此无法解决技术问题。但是，仔细分析会发现，本申请转子材料采用非磁性材料所解决的技术问题是采用硅钢片的转子会产生涡流以及磁滞现象。转子材料选为非磁性材料确实消除了涡流以及磁滞现象，即解决了技术问题。综上所述，说明书是公开充分的。但是电机作为一个整体的结构，需要定转子之间形成闭合的电磁回路，通过电磁感应来实现能量转换，本申请非磁性材料的转子无法与定子磁力线耦合，最终导致技术方案无法实现。因此，本申请不具备实用性。三、案例总结

我们可以发现上述两个案例的技术方案都很明确，需要判断的是，是否能够解决技术问题。电机领域具有其特殊性，电机主要由定子和转子两部分组成，电机的运转必须依赖于两者之间的耦合电磁回路，因此，这个耦合关系是基础，电机作为电磁能量转换的装置，不可避免地会产生不利于电机运转的因素，换言之，只要电机运转，这些不利因素就会客观存在。如果通过隔磁来消除这些不利因素，将使得定转子之间无法耦合，最终导致电机将无法运转。

笔者认为说明书公开不充分所指的五种情况中的第（3）条最具迷惑性——“说明书中给出了解决手段，但所属技术领域的技术人[1]员采用该手段并不能解决所述的技术问题”，这里有两个方面：“技术手段”和“技术问题”。技术手段的确认一般不会有问题，但是，对于“技术问题”的认定则需要认真推敲，对于上述两个案例，技术问题的认定决定了审查员所采用的法条。案例1中的技术问题是相邻定子和转子之间存在干扰，案例2中的技术问题是转子会产生涡流及磁滞现象，上述问题在电机中客观存在，但是都不能采用割断电磁回路的方法。对于案例1的技术问题，一般采用改变电流或者加入永磁体改变磁力线，从而最大限度地减少定子或转子磁极之间的干扰；对于案例2的技术问题，本领域常用的做法是使用磁钢堆叠。割断电磁回路确实消除了相邻定子或转子的干扰以及涡流和磁滞现象，但是也导致电机无法运转。因此，案例1和2中，申请人所采用的技术手段能够解决其技术问题，因为如何使电机运转，并非申请人所要解决的技术问题。对于采用该手段并不能解决所述技术问题的情况，举一个简单的例子：一种密封盒子的胶水，使得该盒子永久保持密封。[2]其采用的技术手段是“使用了一种胶水”，其要解决的技术问题是“盒子的永久密封”，对于本领域技术人员来说胶水确实有密封作用，但是要取得能够具有永久密封的技术效果，对于本领域技术人员来说是不可实现的，这种属于给出的技术手段不能解决所述的技术问题的情况。

综合上述，遇到类似上述电机领域的申请，关键在于明确本申请所要解决的技术问题是什么，单独对于定子或转子的设计，也许能解决电机运行中客观存在的技术问题，例如定子或转子磁极之间的电磁干扰等，然后，电机运行中存在的客观问题是无法消除的，只能最大限度地降低其影响，申请人所采取的极端的技术方案将导致电机在产业上无法制造或者使用。这里的一个误区，就是将“采用了技术手段而使得电机无法运转”等同于“采用了技术手段而不能解决所述的技术问题”。笔者认为，在遇到这类案例的时候，需要使用专利法第22条第4款有关实用性的规定进行评述。

以上是本人在实际审查工作中结合具体案例对说明书公开不充分和实用性中所得到的粗浅认识，如有不当之处，敬请批评指正。参考文献[1] 中华人民共和国国家知识产权局．专利审查指南[M]．北京：知识产权出版社，2010:130-132.[2] 田振，黄月．从几个案例看“夸大技术效果”与“充分公开”之间的关系[J]．审查业务通讯，2011,16（8）:15-18.对禁止重复授权原则的分析及思考赵 洋 杨 栋 薛 梅 葛加伍

摘 要：通过比较禁止重复授权与新颖性的关系，分析具体审查方式，并针对产品及其制造方法的重复授权问题、同一申请人的判断时间、专利权质押或许可对禁止重复授权的限制，以及专利权的部分放弃等情形，从禁止重复授权的立法本意出发，借鉴国外立法模式，提出针对性建议。

关键词：专利 重复授权 同样的发明创造引言《专利法》第1条规定了立法宗旨，即保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。而要落实该宗旨，须兼顾专利权人与社会公众之间的利益，为此专利法规定了许多对专利权限制的条款，《专利法》第9条明确规定的禁止重复授权原则便是其中之一。专利法第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”主要基于以下原因：如果对于同样的发明创造向不同的单位或个人授予专利权，首先会在不同专利权人之间产生权利冲突，与专利权的独占性相矛盾；其次会使得第三人实施该专利需要同时获得所有专利权人的许可，分别支付专利许可费，不合理地提高了实施专利的成本，妨碍发[1]明创造的应用，不符合专利法的立法宗旨。此外专利法第9条第1款也规定了例外情况“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”专利法第9条规定的禁止重复授权原则是为了避免出现重复授权，而在专利制度设计中，专利法第22条规定的新颖性客观上也避免了重复授权。一、禁止重复授权与新颖性的关系

新颖性和禁止重复授权两者的判断主体都是所属技术领域的技术人员，判断客体都是所审专利申请权利要求的技术方案。两者的判断内容不同，具体体现在新颖性中“同样的发明或实用新型”与禁止重复授权中“同样的发明创造”不同。对于新颖性中“同样的发明或实[2]用新型”, 《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节规定：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。《专利审查指南》具体给出了完全相同或简单文字变换、上下位概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围等几种情形。

而对于禁止重复授权原则中同样的发明创造的含义，《专利审查[2]指南》第二部分第三章第6节规定：对于发明或实用新型，专利法第9条或专利法实施细则第41条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

据此，新颖性中“同样的发明或实用新型”与禁止重复授权原则中“同样的发明创造”相比，两者在范围上存在交叉。在完全相同或简单文字变换情形下，两者相同；在上下位概念、惯用手段的直接置换情形下，只适用前者判断，不适用后者；在数值和数值范围情形下，若数值范围相同，则两者相同，若数值范围存在交叉或包含关系，则只适用前者判断，不适用后者。此外，新颖性审查中比对文本的查阅对象与禁止重复授权审查不同，新颖性审查中查阅的对比专利文本包括权利要求书、说明书、说明书附图，其中新颖性审查中对构成现有技术的对比专利文本还需查阅说明书摘要、摘要附图，此外新颖性审查还可查阅非专利文件，只要构成现有技术，均可用于新颖性判断。而禁止重复授权审查中仅能审查对比专利文本的权利要求书。

通过上述分析可知，广义上讲，两者客观上都存在禁止重复授权的效果，但在具体判断中由于两者所涉及的“同样的发明或实用新型”和“同样的发明创造”在概念和范围上不同，使得只有部分缺乏新颖性的情形同时也属于禁止重复授权的情形。此外，禁止重复授权是专利审查中的兜底审查，即在不存在其他缺陷时才进行是否重复授权的审查，优先审查新颖性。二、禁止重复授权的具体审查方式

在禁止重复授权的具体审查中，根据是否为同一申请人、是否同日申请，以及涉及的案件为两件申请或一件申请和一件专利等可区分为不同情形，其审查方式也不尽相同，具体方式参见表1。需要说明的是，由于实用新型只进行初审，一般不进行检索，故即使存在表1所列情形，实用新型审查员也无法获知，故表1所列情形的相应审查方式主要用于发明实质审查。表1 对同样的发明创造（发明或实用新型）的具体审查方式① A指专利法，R指专利法实施细则，如A9.1指专利法第9条第1款，R41.1指专利法实施细则第41条第1款。

结合表1，对于构成同样的发明创造的具体审查方式说明如下：（1）两件不同日（指申请日，有优先权的指优先权日）的发明或实用新型专利申请，以及一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，两者申请日（指申请日，有优先权的指优先权日）不同，且专利的申请日在先，专利申请的申请日在后这两种情形，审查方式均为：无论是否为同一申请人，对后一申请均以不具备新颖性为由，通知申请人修改；若申请人陈述意见后仍不符合A22条规定的，予以驳回；若申请人修改后仍不符合A22条规定的，核实事实是否发生改变，若事实未发生改变，比如仅修改标点符号等，则予以驳回；若事实改变，则继续以不具备新颖性为由发出通知书；若申请人修改后符合A22条规定的，则继续审查是否符合专利法其他法条规定。（2）一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，同一申请人于同日（指申请日，有优先权的指优先权日）申请的审查方式中存在以下例外情况：同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。在该例外情况下，尤其要说明将此处的同日仅限定为申请日的考虑，以下举例说明。

若包括优先权日相同的情形，则可能出现如下情况：如图1所示，在先申请为一件外国申请甲，优先权日为A，申请人在后分别申请了（均在12个月内）一件中国实用新型申请乙，申请日为B，一件中国发明专利申请丙，申请日为C（B早于C），其中乙、丙为同样的发明创造，且申请人申请时分别做出说明，现乙已授权，申请人放弃已经授权的实用新型专利，获得发明专利权，则申请人实际获得的专利权的保护期限就会大于20年，相对于社会公众及其他申请人而言不公平，因此限定仅指申请日。（3）一件发明或实用新型专利申请和一件发明或实用新型专利，不同申请人同日（指申

请日，有优先权的指优先权日）申请的审查方式与同一申请人存在很大不同，此情形下如果是不同申请人，则要对该专利申请授予专利权，其出发点是专利法第21条规定的“客观、公正、准确、及时”中的公正要求，即在发明实审程序中，使得不同申请人受到同样的对待，对此产生的重复授权问题留待无效程序解决。图1 同一申请人同日（仅限申请日）申请同样的发明创造分析示意图三、对禁止重复授权的思考及建议

虽然现行的《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》对重复授权都给出了具体规定，在发明实审中也按照与该具体规定相吻合的上述具体审查方式进行审查，然而在禁止重复授权的审查中仍然存在一些未涉及但可能出现的问题，且这些问题的出现与禁止重复授权的立法本意相违背，需要进一步的细化和明确。（一）产品及其制造方法的重复授权问题

在非同日申请的产品发明申请及其制造方法发明申请的实质审查中，往往出现产品权利要求及用于制造该产品的方法权利要求，假设制造方法发明申请早于产品发明申请，但不构成在后产品发明申请的现有技术。而按照我国现行法律规定，即便两者发明构思一致，由于产品权利要求请求保护的是产品，而制造方法权利要求请求保护的是方法，两者的保护范围不同，故不属于专利法第9条第1款所说的重复授权，则该非同日申请的产品发明申请及制造方法发明申请在无其他缺陷的前提下，均应予以授权。在此情形下，如果只有按照该制造方法才能生产出该产品，即该产品的生产仅存在该制造方法这样一种方法。在该制造方法发明专利期满终止后，产品发明专利仍处于有效期内，此时虽然制造方法发明专利权进入了公有领域，但社会公众仍然不能以生产经营目的使用该制造方法发明专利，因为一旦使用了该方法，则势必侵犯了该产品发明的专利权。如此，专利权人的保护期限便得以延长，与专利法的立法宗旨及禁止重复授权原则的初衷不一致。

建议在涉及产品及其制造方法的重复授权问题时，应将“产品是否唯一由该种制造方法生产”作为判断重复授权的一个因素，并在产品唯一由该制造方法生产时，可规定：两者的保护期限原则上不得超过自最先申请的产品或制造方法的申请日起20年，若在上述期限范围内，两者都终止，则保护期限至最后终止的日期。（二）同一申请人的判断时间

对于不同申请，需要判断不同申请的申请人是否为同一申请人。同一申请人或不同申请人往往会导致关于禁止重复授权的审查方式发生很大变化，因此何时判断不同申请的申请人是否为同一申请人就决定了关于禁止重复授权的审查方式，而在同一申请人的判断时间这一问题上存在着不同观点。有观点主张应以申请日作为判断申请人是否为同一申请人的时间标准，也有观点主张应以发明专利申请待授权时作为判断的时间标准。然而这两种观点都存在一定的问题。申请人完全可以采取在审查过程中进行变更的方式规避上述两种观点所主张的对同一申请人的判断时间问题。以申请号为CN200410086366的发明专利申请为例，审查员在审查中发现其存在已授权的申请人同日申请的实用新型专利CN2731364Y，在审查员指出发明专利申请与实用新型专利存在重复授权时，申请人将发明专利申请的申请人进行变更。如果以申请日作为判断时间，则本案即属于同一申请人的情形，可通过放弃实用新型专利权避免重复授权，而此时实用新型的专利权人和发明专利申请的申请人不同，发明专利申请的申请人没有权利放弃他人的实用新型专利权。如果以发明专利申请待授权时作为判断时间，则本案属于不同申请人的情形，应对发明专利申请予以授权，而此时审查员明知发明专利申请的申请人是为了规避专利法第9条的规定，若授予专利权则申请人都可以采取此种方式规避，违背了禁止重复授权的初衷；因此两种观点都有失偏颇。

建议明确规定禁止重复授权原则中同一申请人的判断时间不应仅限于申请时或发明专利申请待授权时这样某一个具体时间点，而应为自申请时开始，到审查员准备授权时为止的时间段，在该时间段内核实申请人是否已提交申请人变更的著录项目变更请求书或变更过申请人。（三）专利权质押或许可对禁止重复授权的限制

法国和日本均规定专利权人放弃专利权必须得到质权人和被许可人的同意，有利于防止在专利权质押期间，因专利权人提前单方面终止专利权而损害债权人利益，也有利于防止在专利权人已与他人签订了实施许可合同的情况下，特别是在排他实施许可或独占实施许可的情况下，因专利权人放弃专利权给被许可人的经济利益带来不利影响。虽然我国《担保法》和《专利权质押合同登记管理暂行办法》都规定了以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向国家知识产权局办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。但上述法律规定以及《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》都没有明确规定质押期间或者专利实施许可期间专利权人放弃专利权的，也需征得质权人或者被许可人的同意。这就使得质权人或者被许可人的合理利益保护在法律规定中没有体现。

建议在法律层面明确，对于需要放弃的专利权处于质押或许可状态，尤其处于独占许可或排他许可状态，专利权人放弃专利权的，需征得质权人或被许可人的同意，出具相应证明文件。（四）专利权的部分放弃

在现行法律规定下，放弃专利权只能放弃全部专利权，不能放弃部分专利权；而在德国、法国、日本和美国均允许放弃部分专利权。尤其在涉及侵权等纠纷中，在相关利害关系人一致认可的情况下，只需通过部分放弃或全部放弃即可，而无须再通过无效程序；在专利法第9条第1款的例外规定中，也可参考该方式，允许放弃部分实用新型专利权。如此则既方便了当事人，也避免了对国家无效审查资源的不必要使用。

建议在法律层面明确规定专利权人可以权利要求或者技术方案为单位，部分放弃专利权。四、结语

禁止重复授权原则是各国专利制度中普遍存在的一项原则，是专利权独占性的具体体现。在对其具体实施时，容易存在与其他权利或者规定相互交叉的情形。通过对禁止重复授权与新颖性的比较，分析具体审查方式，并针对产品及其制造方法的重复授权问题、同一申请人的判断时间、专利权质押或许可对禁止重复授权的限制，以及专利权的部分放弃等情形，从禁止重复授权的立法本意出发，借鉴国外立法模式，提出针对性建议。随着《专利法》及其相关法律制度日趋完善，专利权人利益与社会公众利益必将得到更好的平衡，禁止重复授权也将得到更好的实施。参考文献[1] 尹新天．中国专利法详解[M]．北京：知识产权出版社，2012:96.[2] 中华人民共和国国家知识产权局．专利审查指南[M]．北京：知识产权出版社，2010:156-161.关于中美欧判断修改超范围的研究张慧明

摘 要：修改是大部分发明专利申请都要经历的，在允许申请人对专利申请文件进行修改的同时，专利法第33条也对其进行了限[1]制，即修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。本文研究美欧有关修改法条的立法宗旨、判断主体、原则和方式，以及我国“修改超范围”专利体系的现状，通过借鉴美欧相关体系给出我国关于“修改超范围”法条和操作上的建议。

关键词：发明专利申请 修改 超范围引言

修改是大部分发明专利申请都要经历的。申请人有可能主动修改，也有可能根据审查通知书所指出的问题，为了克服缺陷做出修改。判断修改超范围标准在很大程度上影响发明专利的授权范围和授权后权利要求的稳定性。专利法第33条也对修改进行了限制，即发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。究其原因在于我国专利法采用的是“先申请原则”。既要保护申请人对所获得专利权的合法权益，又要维护公众可以从专利文件中获得公开披露的技术信息。如果允许对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对公众或第三人不

[2]公平。审查实践中，如何正确判断修改是否超范围存在比较大的争议。因此，为了提高审查效率，需要完善和改进对修改超范围的判断规则，同时为了维护专利申请人应享有的合法权益和社会公众可以分享到授权专利披露的信息，统一判断修改超范围标准成为亟待解决的问题。作者认为对判断发明申请修改超范围法律问题进行研究有着重要的法学理论意义和现实意义。一、国外关于“修改超范围”立法与实践经验的借鉴（一）美国

1．立法宗旨

美国专利法有关“引入新内容”的描述有如下两条：

35 U.S.C.（United States Code）132规定，修改不应在发明的公开中引入新的内容。

35 U.S.C.251规定，不得在再公告申请中引入新内容。

35 U.S.C.112第1段：说明书应当包含对发明的文字描述，对制造与使用该项发明的方法和步骤，要求使用完整、清晰、简明而确切的语句加以描述，以使本领域的普通技术人员，或者说与该项发明密切相关的人能够制造及使用该项发明，说明书还应当阐述发明人预期的实施该项发明的最佳方式。最佳方式即最佳实施例。上述的35U.S.C.112第1段包括三个不同方面的要求，即文字描述要求、可实[3]现性要求和最佳实施方式要求。

2．判断原则《美国专利审查程序手册》（MPEP）有关“引入新内容”的描述规定：如果申请公开内容中增加了新内容，无论其是在摘要、说明书或附图中，审查员都应当适当根据35U.S.C.132或251反对申请人将新内容的引入；如果新内容加入到权利要求中，审查员应当根据35U.S.C.112第1段——文字描述要求驳回该权利要求。原始提交的权利要求书和说明书二者都是公开内容的一部分。因此，如果原始提交的申请中存在被权利要求公开却未在说明书其余内容中公开的内容，申请人可以允许修改说明书以包括该权利要求保护的主题。还有一种情况，没有修改权利要求，但申请人修改说明书导致添加了新内容，只要任一权利要求的限定受到加入内容的影响，就应根据35U.S.C.112第1段驳回该权利要求。

3．判断主体

判断修改是否超范围的判断主体是本领域技术人员。

4．判断方式

美国专利法35U.S.C.132规定了修改超范围的判断方式：修改不应在发明的公开中增加新的内容。

在《美国专利审查程序手册》中又对其作了进一步解释：对发明的公开不仅包括所提交的说明书和附图，还包括原始权利要求书。修改过程中，没有记载在原始说明书、附图和权利要求书中的内容被称[4]为新内容。（二）欧洲

1．立法宗旨《欧洲专利公约》（EPC 14th edition）第123条第2项规定：如果申请文件的修改包含超出了原申请文件记载的内容的主题，那么修改[5]是不能允许的。欧专局（EPO）认为上述法条的法律内涵是：不允许申请人通过加入未曾在原始申请文件中记载的主题的手段以完善发明，否则会给予申请人不正当的利益，并且会导致专利权的不确定性。如果存在修改超范围的情况，无论授权文本中扩大或缩小了权利要求保护范围，对公众来说都是不公平的。

欧专局《审查指南》中还对修改超范围的立法宗旨做出了一步解释：如果申请内容有所变化，例如，通过增加、删除或改变的方式，致使本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接或毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含的内容也不能导出，那么，应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此，不允许[6]。

2．判断原则

依据上述立法宗旨和立法思想，欧专局《审查指南》规定适用第123条第（2）款时的基本原则是：如果在考虑了对于所属领域的技术人员而言隐含的信息后，申请内容的整体变化致使所属领域的技术人员得到了一定的信息，而该信息无法由原申请记载的信息“直接地、确定地得到”，则这种修改就应当视为引入了超出原始申请内容的主题。

3．判断主体

判断修改是否超范围的判断主体是本领域技术人员。

4．判断方式

在申诉委员会的判例T823/96中认为，术语“隐含内容”仅是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息，必须同时考虑公知常识以决定从文件的明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。二、完善判断发明专利“修改超范围”的法律制度（一）我国“修改超范围”专利体系的现状

1．立法宗旨我国专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。该法条的立法宗旨在《实施细则》和《审查指南》中没有做出进一步诠释，比较一致的观点认为法条设定归咎于：（1）我国专利制度采用先申请制，因此不能允许申请人在申请日后通过修改而引入原说明书和权利要求书中未记载的新的技术内容，否则对于公众来说是不公平的。（2）原申请文件中难免由于各种原因会存在用词、表达不准确、不清楚，权利要求书得不到说明书支持、权利要求保护的范围不恰当等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会影响专利保护范围的确定性和稳定性，甚至导致申请人无法获得专利权，同时也会影响公众对专利信息的利用。众所周知，申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造，一项发明尚未完成就申请专利，以求较早的获[7]得专利保护，是对公众利益的侵犯，不利于鼓励真正的发明创造。

2．判断原则《审查指南》规定了具体的判断原则：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”是判断修改是否超范围的关键所在。这个范围是指既包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，又含有根据原申请文字记载内容和说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容，这两方面内容共同划定的内容构成原说明书和权利要求书记载的范围，不包括任何优先权文件的内容。

3．判断主体

判断修改是否超范围的主体是本领域技术人员。

4．判断方式

修改是否超范围的判断方式：修改后的文本是否可以从原始申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”。然而其含义在审查指南中并没有确切给出定义，是一个抽象的名词。

综上所述，通过以上关于“修改超范围”专利体系对美欧日和我国现状的分析，可归纳出以下几点：有关“记载的范围”，在美欧判断原则中，我国的“原说明书和权利要求书”与欧洲的“原申请”、日本的“最初说明书”相同，都是指在申请日提交的权利要求书、说明书和附图，但不包括优先权文本的内容。从有关修改的法律规定上来看，关于“修改不得超范围”在内容上是基本相同的。立法宗旨上，虽然我国在《审查指南》中没有明确的解释，但是三国基本上是相同的，其基本出发点都是采用“先申请制”，为了平衡申请人与公众（或第三人）之间的利益，所以允许申请人在递交申请文件之后可以进行修改，并对修改做出了一定的限制。判断主体都是所属领域技术人员。判断原则：欧洲与我国基本相同，只是在表述上略有差别，我国和欧洲都是“直接地、毫无疑义地”，但我国为“记载的范围”，相比较欧洲是“隐含内容”。由此可见，我国在“修改超范围”专利体系上还存在不足，需要进一步完善和改进。（二）完善我国“修改超范围”专利体系的建议

1．立法方面的完善（1）《专利法》层面《专利法》第33条的规定，对申请人的修改一方面赋权，另一方面限权。前半句在立法上赋予申请人可以修改的权力，然而后半句是对修改做出了限制，即修改不得超范围。此处的“范围”是指“原说明书和权利要求书记载的范围”。而“记载的范围”的“范围”是如何的，审查部门和实务界一致存在较大的分歧和争议。从我国以专利法第33条作为驳回理由案件的日趋增多可以看出，我国现行《专利法》此处的“记载的范围”在审查部门的审查实践层面上稍有些严格。审查部门经常的判断原则是与原文的记载和文字一致。因此，建议对“记载的范围”的释义规定细化，应借鉴美欧的规定，使其含义更加明确具体，更加趋于合理化。（2）《专利法实施细则》层面

① 立法宗旨的解释。我国《专利法实施细则》没有对专利法第33条的立法宗旨做出明确的解释，而美欧日都对该条款的立法宗旨有明确的诠释。因此，阐明专利法第33条的立法宗旨，使该法条在专利体系中更加完整和严谨，有助于审查员及专利申请人对“修改不得超范围”立法意义的明确，并且有助于审查员在审查案件时对运用专利法第33条的把握，有助于申请人或代理人合法利益的保护，及撰写高质量的申请文件。

② 增加申请人主动修改的时机。我国现行《实施细则》第51条第1款规定了主动修改时机。为了鼓励发明创造，更好地维护申请人的利益，理论上，对于符合专利法第33条的任何修改，专利局似乎都应该是可以接受的。是否在《实施细则》的层面上酌情考虑增加申请人主动修改的时机，给其机会修改申请文件，也符合鼓励发明创造的宗旨。

2．实践操作的完善

应对不同案情进行科学分类，增加典型案例，制作成册，方便审查员和申请人查阅和参考。由于在专利审查中具体案情千差万别，其具有复杂性、修改方式不唯一性和不可确定性，经常会出现一些难以判断和把握的情况，有时甚至会出现不同的审查员根据相同的法律条文对同一事实得出截然不同的审查结论的情况。因此，应尽可能细化如何判断“修改超范围”，对不同的案情进行科学分类，提供具有指导意义的案例。参考文献[1] 《专利法》2008年修正．第33条．[2] 尹新天．新专利法详解[M]．北京：知识产权出版社，2011:410-411.[3] 美国专利法．http://www.sipo/exmain_admin/xueshu/xinxi/uspto.[4] 美国专利审查程序手册．2007年9月．185-186.[5] 《欧洲专利公约》EPC_14th_editoin.[6] 《欧洲专利审查指南》.http://www.sipo/exmin_admin/xueshu/xinxi/wenjian.[7] 金泽俭，等．专利申请文件修改的限制[J]．知识产权，2002年增刊：203-205.欧洲专利局商业方法专利审查的判例法动向王 亮王 伟武建刚 刘竞滢

摘 要：随着网络和计算机普及为代表的信息革命的不断发展，全球主要国家已经相继将商业方法纳入专利保护范围，我国也在逐步明确和完善商业方法专利制度和审查策略。本文通过研究欧洲专利局有关商业方法的典型案例，可以使读者进一步了解欧洲专利局商业方法专利审查策略的调整和演变脉络。

关键词：EPO 保护客体 商业方法 计算机程序 技术 可专利性 判例法引言

欧洲专利局（简称EPO）对于商业方法可专利性的态度保守而谨慎。最初，欧洲认为对商业方法授权会对欧洲的经济构成危害。然而，随着电子商务和互联网技术在欧洲的迅速发展，为了保护本土产业利益，顺应世界范围的专利发展趋势，欧洲专利局也开始逐渐转变态度。但是因为商业方法申请授权过多而妨害欧洲国家网络经济的发展，为此欧洲专利局制定了严格的审核标准，强调只有具有实际应用价值、高度创新且已表现为计算机程序的商业方法才可以授予专利。实际上，有不小比例的商业方法专利被以创造性的理由驳回。这反映了欧洲的审慎态度。一、欧洲专利局对涉及商业方法专利申请的法律依据

欧洲专利局对涉及商业方法专利申请的审查依据涉及：《欧洲专利公约》（European Patent Convention）, 《欧洲专利公约实施细则》（Implementing Regulations）, 《审查指南》（Guidelines），欧洲商业方法专利审查的特殊规则（欧美日的三边合作网站http://www. trilateral.net/，具体记录三边会议以及报告内容，其中2000年5月19日所提交报告阐明了EPO关于商业方法的审查原则；《以计算机实施的发明的可专利性指令草案》，该文件由欧洲委员会于2002年2月20日发布）, 《判例法》（Case Law）。其中《欧洲专利公约》、《实施细则》以及《审查指南》属于静态立法，重在体现宏观规定，更新较慢，而《判例法》通过不断地充实上诉案例的审理过程和结果，动态、微观地体现EPO对于审查标准的调整和变更。相比之下，判例法更加动态地展现了EPO对涉及商业方法专利申请的保护发展的历程。下面通过对一些经典判例的分析展现审查模式的发展。二、欧洲专利局商业方法判例实例【案例1】 T769/92首件涉及商业方法专利申请的判例，涉及技术考量

1．案件信息

申请号：86110223.4

申请日：1986年7月24日

申请人：Sohei, Yamamoto等

发明名称：用于多种独立管理类型的计算机系统以及执行一种通用目的计算机管理系统的方法

本案为1986年的申请，当时的现有技术中，商场、办公室以及企业中的商业管理和经营采取了很多不同的形式，且由于当时小型计算机相对成本较低，因此将计算机系统应用于商业管理的尝试在不断进行。但是将计算机系统应用于商业管理并不容易，原因在于商业管理存在多个不同的类型，每种的实现都是独立的，因此为了解决计算机实现商业管理的问题，本申请提供了一种通用目的的管理系统，其中多种不同的管理数据被输入到一种单一类型的文档，然后任何类型的管理都可以通过输入数据来实现。

2．审查过程

本案于1986年7月提出申请，1992年3月被EPO实审部门以不符合EPC第52条（2）的规定为理由驳回。同年9月申请人提出上诉，EPO 上诉委员会最终认定其具有可专利性。

在上诉案的审理过程中，EPO上诉委员会针对本申请将存货管理系统和财政、经济管理系统合并，就究竟解决的是“技术问题”还是“管理问题”展开讨论，并指出发明解决的技术问题不等于发明的目的。

上诉委员会引入“技术考量”（technical consideration）的概念，并认为“技术考量”带给发明一种技术特性（technical nature），通过技术特性隐含（imply）得到将要解决的技术问题。即“技术考量”会使得发明相对于现有技术作出技术贡献（technical contribution）。技术性（technicality）意味着未被排除在EPC 第52条之外的发明的技术特性（technical nature），具体来说，它与新颖性和创造性问题的审查是独立的。

EPO上诉委员会得出结论：Sohei解决了一个技术问题，即，将两个类型独立的管理系统合并为一个系统进行管理的技术问题。虽然整个发明涉及一种商业管理方法，但是两种不同的管理涉及不同的目的以及不同的处理，被集成到一个系统中，不同类型的输入数据使用统一的通用输入，通过系统进行独立处理，或者某些输入数据还具有关联性处理（这种输入后的处理被称为“transfer slip”），而这种“transfer slip”的处理，EPO认为在实现本发明时需要进行“技术考量”，对现有的计算机技术做出了技术贡献，而非仅仅进行计算机的程序执行或者信息展示，因而可以授予专利。

由该案可以明确地看出，计算机技术发展水平还在刚刚兴起的阶段，将计算机具体应用到商业领域的过程中还被认为需要解决一些“技术上”的问题，将两个独立的管理系统合并成一个来使用也还被认为是一个新的技术，是申请人的技术贡献，并且，人们认为，这样的改进明显地改变了计算机的使用属性，使其使用效率显著提高。这就为这个时期的商业方法申请的可专利性打开了缺口，推动了商业方法申请的增加。其后的部分案例判决中也支持了“任何具备技术特征的发明皆可专利”的理论。

作为EPO上诉委员会处理的第一个关于商业方法专利的案例，尚没有相关的商业方法相关申请进行分析，在1985—1986年，计算机技术蓬勃发展的时期，专利保护的意识不是很强烈，在欧洲只有少数几个人或公司将计算机在商业上的应用以专利的形式请求保护。【案例2】 T931/95方法与产品、技术贡献与技术效果的区别考虑

1．案件信息

申请号：88302239.4

申请日：1988年3月15日

申请人：PENSION BENEFIT SYSTEMS PARTNERSHIP等

发明名称：改进的养老收益系统

本案为1988年的申请，自从1974年以来，美国国会的一些法令为过去国会试图阻止基金不足或虚幻的抚恤退休金津贴的趋势做出榜样，国会所做的努力再加上其他司法宣判，在很大程度上，不是加强现有的这些抚恤退休金计划，而是使它们趋向灭亡，并迫使那些残存的计划不得不做巨大的改动，给个人抚恤退休金计划带来了重大的损失。

基于此，本申请提供一种新颖的基金抚恤退休金津贴系统，可以降低雇员的财务负担，使得这个财务负担即固定又可预测，因此1988年3月，申请人向EPO提出了一项名为“改进的养老收益系统”（Improved Pension Benefits Systems）的申请。

2．审查过程

为了能够获得专利，申请人使用了两种权利要求，其中权利要求1是方法权利要求，权利要求5是产品权利要求。EPO的专利审查员在1995年7月7日驳回了该项专利申请，理由是：该项权利申请与从事商业活动的方法有关，缺少技术特征，因此根据EPC第52条（2）和（3）被排除在可专利性之外（patentability）。

申请人不服从驳回决定提出上诉，经过审理，EPO上诉委员会做出如下决定：（1）根据EPO上诉委员会的判例法，EPC第52条（2）和（3）的排除规定就隐含了获得专利的“技术特征”（technical character）或“技术性”（technicality）的要求。（2）对于方法权利要求，EPO上诉委员会认为问题在于权利要求的方法是否表现为从事商业活动的方法本身。本案中方法权利要求的所有特点在于处理和产生具有纯粹管理性、保险统计性和金融性特征的信息，处理和产生这些信息是典型的商业和经济方法的步骤，因此权利要求的方法发明没有超出公约中从事商业活动的方法本身的范畴，应该被排除在可专利性之外。EPO上诉委员会在此基础上做出了如下结论：仅仅包含经济概念和商业操作的方法不构成EPC第52条（1）意义上的发明。EPO上诉委员会还将本案与Sohei案作了区分，认为Sohei案的方法权利要求特别指明了计算机系统的功能特征，而要达到这一特征需要“技术考量”（technical consideration）。一旦这种计算系统是技术性的，它被用于金融系统这一事实就无关紧要了。（3）对于产品权利要求，EPO上诉委员会给出了几条新的规则：①EPC第52条（2）中的具体文字是指作为被排除在可专利性之外的“方案、规则和方法”，但是没有提到“产品”也被排除；②EPO上诉委员会认为一个为在特定领域中使用的目的而适当编程的计算机系统，即使被用于商业和经济领域，在物理实体（physical entity）和为实用目的的人工制造的意义上也具有具体产品（concrete product）的特征，因此构成EPC第52条意义上的发明。所以，一件构成物理实体或构成适于执行或支持经济活动的具体产品的装置属于EPC第52条意义上的发明。（4）对于申请人主张在考虑一个主题是否构成发明时，不需要考虑该主题对已知技术的贡献，EPO上诉委员会在这一点上表示同意。但是EPO上诉委员会又区分了技术效果（technical effect）和技术贡献（technical contribution）。“技术贡献”涉及与现有技术的状况相比较，而“技术效果”的要求则与公约规定的可专利性的发明主题的特点有关。因此，尽管EPO上诉委员会同意申请人“技术贡献”在判断产品权利要求是否具有可专利性时不起作用的观点，但是在“评估创造性进步”时考虑技术贡献则是适当的。EPO上诉委员会最后指出：根据申请，该发明所做出的改进实质上是经济性的，不能对创造性进步有所贡献。所以产品权利要求因为不具备创造性而被否决。【案例3】 T641/00技术特征与非技术特征的审查方式

1．案件信息

申请号：92907791.5

申请日：1992年4月8日

申请人：COMVIK GSM AB

发明名称：一种SIM卡被至少以两个用户选择性激活的身份分配在移动电话系统中的方法

说明书背景技术中提到：“GSM系统是一个标准的智能数字移动电话系统，用户需要使用由SIM控制的用户单元，其中SIM是一个现用卡片或者插在用户单元中的单元，并且产生分配给一个目录号MSISDN的用户身份标识IMSI。基于以上思想所实现的系统，不但广泛用于服务电话，还用于私务电话，在服务和私务电话之间分配费用经常会引发一些问题或者增加一些额外的工作，因此本申请提供了一种用于GSM型数字移动电话系统的方法，可以消除现有的不便利以及实现一种更加灵活的用户应用。”

2．涉及的权利要求

权利要求1：一种用于GSM数字移动电话系统的方法，其中订户单元（MS）被有订户身份模块（SIM）控制，其特征在于订户身份模块以至少两个身份被分配（IMSI 1, IMSI 2），信息被存储在一个系统的主数据库中，所述至少两个身份是选择性地使用，其中只有一个身份（IMSI 1或者IMSI 2）可以同时被激活，用户使用订户单元（MS）选择性地从订户单元激活在所述数据库期望的身份，其中选择性的激活用于为服务和私有电话或不同用户间分配花费。

3．审查过程

本案引用D8作为最接近的现有技术，D8描述了GSM网络标准在1990年实施阶段的特征，特别是所述SIM，它是移动站的一部分，存储所有订户相关信息项，包括个人移动站，其允许系统去识别、验证和定位订户在网络中的位置。移动站剩余部分是可被不同订户轮流操作的通用设备，每个用户使用其自己的SIM。

权利要求1相对于D8的区别是分三组进行评述的，具体为：（1）SIM被分配至少两个身份；（2）所述至少两个身份是可选择性的；（3）可选择的激活用于分配服务和私人电话的费用，或者用于在不同用户间可选择的激活。

对于区别（1）, GSM领域专家知晓一个SIM具有不同IMSI是接受来自两个相同移动站的呼叫的常用技术手段。

区别（2）、（3）根据特别配置分配费用不是系统的技术功能，其没有披露技术功能，没有对发明的技术特征产生贡献；从说明书中也可见，排除有在服务和私有电话间分配花费或在不同用户间可选择性的分配费用的不便，重新确定这区别的贡献所解决的问题不是技术问题；可以肯定区别技术特征对创造性没有贡献，在D8基础上，权利要求不满足创造性的可专利需要（EPC第52条（1）和EPC第56条）。

解释：本案根据功能上的关联将权利要求与对比文件的区别特征进行分组，每个组解决一个特定的问题。然后，分别考虑各组对其问题的解决是否相对现有技术显而易见。最终对权利要求的创造性判断作出结论。

在具体的审查过程中，非技术特征不能支持创造性的存在，根据“问题-解决方案法”进行创造性的评价的案例从根本上说具有技术特征。因此，创造性的确立只能基于区别特征以及要求保护的发明相对于最接近的现有技术的区别特征所达到的效果。对于同时由技术特征和非技术特征构成且整体上具有技术性质的发明而言，在采用创造性的规定进行评价时，应当仅考虑那些做出技术贡献的特征，没有做出贡献的特征不能够支持创造性的存在。

在计算机领域的权利要求中，信息的存储和处理往往是分开进行记载和限定。如果从功能上将计算机执行的处理过程与相应的硬件装置进行分组，可以更加清楚地看出各自对于整个方案的贡献以及技术性体现，从而可以清晰地判断是否对现有技术做出了贡献。【案例4】 T258/03方法中技术特征与非技术特征的最新考量

1．案件信息

申请号：97306722.6

申请日：1997年9月1日

申请人：Hitachi, Ltd.

发明名称：自动拍卖方法

说明书背景技术中提到：“现有的拍卖方案，投标者需要即时的配合当前的情况，因此投标者需要实时在线参与拍卖。”“基于此，本申请提供一种自动的拍卖方法，不需要投标者紧张的处于终端装置前，即使交易的状态时刻改变。”

2．审查过程

EPO实审阶段最终是以根据EPC第52条（2）和（3）被排除在可专利性之外予以驳回。参照T931/95，其中的常见的技术术语“自动的”、“网络”是为了特定的商业目的来对非技术数据进行处理，其不具有足够的技术性，因此不符合客体的要求。

经上诉审理，EPO上诉委员会要点分析如下：

试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]

下载完整电子书