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先用权抗辩的适用标准(专利权)试读：
先用权抗辩的适用标准
(专利权)作者：编辑部排版：Clementine本书由北京法讯网络技术有限公司2015授权北京当当科文电子商务有限公司制作与发行。— · 版权所有 侵权必究 · —先用权抗辩的适用标准——陕西汉王药业有限公司诉江西银涛药业有限公司等侵犯专利权纠纷案陕西省西安市中级人民法院（2010）西民四初字第43号民事判决书，陕西省高级人民法院（2011）陕民三终字第21号民事判决书，最高人民法院（2011）民申字第1490号民事判决书。
【法官视点】
先用权来源于法律的明文规定，《专利法》第69条规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。先用权作为一种民事权利，由法律赋予，不仅能够单独存在，而且能够与专利权相对抗。先用权抗辩是专利侵权诉讼中的一种法定的抗辩理由，判断该种理由的抗辩是否成立，应从界定先用权的“原有范围”着手，判断是否已做好“必要准备”，是否是在“原有范围”内继续制造、使用。
【案情】
汉王公司是名称为“一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和其用途”的发明专利（即本案专利）的专利权人。汉王公司发现银涛公司生产、销售的“强力定眩胶囊”药品处方、工艺、剂型以及主治功能等与本案专利相同，遂提起本案诉讼，请求判令银涛公司承担侵权责任。
经技术特征比对，“强力定眩胶囊”药品处方、制备方法和用途均落入本案专利权保护范围。
银涛公司对此提出先用权抗辩，并提交了如下证据：一是江西省食品药品监督管理局于本案专利申请日前向其出具的“强力定眩胶囊”药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的《“强力定眩胶囊”申报资料项目》资料，该资料的药学研究资料部分记载了“强力定眩胶囊”的处方、制备方法、用途；二是江西省药检所《药品注册检验报告表》及附件，该报告表及附件显示银涛公司于本案专利申请日前生产了三批“强力定眩胶囊”样品供申请注册检验使用；三是《药品生产许可证》和《药品GMP证书》，表明其在申请注册“强力定眩胶囊”时即已具有“胶囊剂”生产线。
【审理结果及主要理由】
陕西省西安市中级人民法院一审认为，证据一中的“药品注册申请受理通知书”中注明“本件不得作其他证明使用”，同时银涛公司不能证明其所有的“胶囊剂”生产线是为生产被诉侵权药品所购买，银涛公司先用权抗辩不成立，故判决银涛公司承担侵权责任。银涛公司不服，提起上诉。陕西省高级人民法院二审认为，银涛公司虽然在本案专利申请日前申请注册被诉侵权药品，但是能否获得批准有待审查。而且，银涛公司是在本案专利申请日之后才取得药品注册批件，获准生产被诉侵权药品。因此，银涛公司的主张不符合先用权抗辩的条件。遂判决驳回上诉，维持一审判决。银涛公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月13日作出裁定，指令陕西省高级人民法院再审本案。
最高人民法院审查认为：根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条第2款的规定，先用权是否成立，关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利做好了技术或者物质上的必要准备。从银涛公司提交的主张先用权抗辩的证据来看，在本案专利的申请日前，银涛公司已经完成了生产被诉侵权产品的工艺文件，具备了相应的生产设备，应当认定银涛公司在本案专利申请日前为实施本案专利做好了制造、使用的必要准备。至于银涛公司何时取得“强力定眩胶囊”药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否做好了制造、使用的必要准备。
【评析】
一、先用权抗辩的审查与认定
先用权来源于法律的明文规定，《专利法》第69条规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。先用权作为一种民事权利，由法律赋予，不仅能够单独存在，而且能够与专利权相对抗。（一）先用权“原有范围”的合理界定
在先用权的成立条件上，世界上大多数国家和我国在认识上都比较一致，即时间上必须在申请日之前，行为上必须实施相同技术或为实施相同技术做好必要准备，技术来源必须是先用权人自己研制开发的或者通过合法途径取得的。但在先用权行使的范围问题上，我国的观点和国外差别很大。
关于先用权的“原有范围”，我国理论界、司法实务界普遍认为对“原有范围”应进行量化，即不得超过申诸日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第96条第2项也规定：先用权的原有范围是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。对先用权原有范围作量化限定，是目前国内法官判案的普遍做法。
对“原有范围”的合理界定应该是：1.实施人数量的限定，只能由先用权人本人实施，不得将技术单独转让、继承或许可他人实施，除非随先用权人的企业一同转让或继承。这一限定是世界各国普遍采用的做法，专利权人通过独占专利实施权来实现经济利益，实施技术的人越多，专利权人的独占性越弱，获得的经济利益就越小，不利于鼓励发明创造，也不利于发明创造的公开，对整个人类文明进程无疑也是阻碍。2.实施范围的限定，只能在原有的生产经营范围内实施。原有的生产经营范围是指先用权人为自身发展的需要在专利申请日前已经实施技术的产业领域内自己继续实施，在专利申请日以后以合理的方式，如增加设备、增设厂房、开辟分厂等，扩大生产规模的，仍属在“原有范围”实施。大部分国家的《专利法》都对此作了规定，只要是在原来的产业范围，先用权人可以扩大生产规模，不应将实施范围仅仅限定在原有机器设备生产能力范围内。3.技术改进的限定，先用权人可以改进自己的技术，但不能参照专利从属权利要求改进先用技术。专利从属权利要求的附加技术特征往往是独立权利要求技术方案的改进，申请日后，先用权人不能参照专利从属权利要求改进先用技术，否则就超越先用权范围，会被视为侵权。4.其他限制，先用技术不得作为抵押、人股、投资的对象。与专利权人相比，先用权人毕竟履行的义务较小，按照权利义务对等原则，先用权人不应享有和专利权人同样的权利。另外，准许先用权人以先用技术入股、投资，必然瓜分了专利权人的技术市场，影响专利权人依独占权可能享有的经济利益，对专利权人是不公平的。（二）先用权抗辩的操作
首先应将被控侵权产品所有技术特征与专利独立权利要求记载的必要技术特征进行对比，判断在先使用的技术与专利技术是否相同或等同，如相同或等同不成立，则没有考虑先用权抗辩的必要;如相同或等同成立，被控侵权产品落入专利权利要求的保护范围，才应进一步审查是否符合先用权抗辩的条件，即是否在申请日前已制造相同产品、使用相同方法或者已经做好“必要准备”。（三）重复授权专利与先用权抗辩
重复授权是指相同的发明主题，不同主体前后重复申请都获得了专利权。在我国，重复授予专利权的现象大量存在是一个客观事实。产生的根本原因有二：一是专利局对发明专利申请的检索审查不可能达到穷尽一切出版物的境地，一些不具备新颖性的技术获得专利的情况得以发生是在所难免的;二是法律规定实用新型和外观设计专利只需通过形式审查的审查制度也造成了大量的重复授权。重复授权往往会引发先用权抗辩。前一专利技术公开后，第三人使用专利技术有两种情况:一是通过合法的途径，取得专利实施许可或转让。这种情况下，因重复授权获得专利权的在后专利权人如果指控第三人实施专利技术构成侵权，第三人可以自己合法使用已知专利技术为由，通过无效程序宜告在后专利无效，也可以直接利用先用权进行抗辩。二是第三人未经前一专利权人许可，实施专利技术，构成对前一专利的侵犯。在这种情况下，第三人实施专利技术属于利用不正当手段，为法律所禁止，第三人不具有正当合法的原权，自然不能以先用权进行抗辩。但是，不能以先用权进行抗辩并不意味着第三人必定构成侵权，第三人还可以选择其他的抗辩，或者以在后专利缺乏新颖性，通过无效程序宣告在后专利无效，侵权的对象不存在了，侵权也无从谈起。（四）对是否做好“必要准备”的认定
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]