作者：编辑部
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专利新产品的认定标准(专利权)试读：
专利新产品的认定标准
(专利权)作者：编辑部排版：辛萌哒本书由北京法讯网络技术有限公司2015授权北京当当科文电子商务有限公司制作与发行。— · 版权所有 侵权必究 · —专利新产品的认定标准——BASF公司诉南通施壮化工有限公司侵犯专利权纠纷案北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第12860号民事判决书，北京市高级人民法院（2008）高民终字第164号民事判决书。
【法官视点】
新产品是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。本文主要探讨了举证责任在上述规定中的应用。在制造方法发明专利侵权诉讼中，如果权利人主张新产品，则应当首先举证证明依照其专利生产的产品为新产品、被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同，然后由被控侵权产品的生产者对专利产品的制造方法不同于专利方法举证证明。
【案情】
1991年，中华人民共和国农业部农药检定所发布的农药登记公告载明：临时登记号LS 91011是BASF公司登记的中文名为“必速灭98％颗粒剂”的农药，该农药的化学名称为“3，5-二甲基-四氢-2H-1，3，5-噻二嗪-2硫酮”，同时还登记了该农药的化学结构式。
1992年12月21日，BASF公司向中华人民共和国专利局提出“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利申请，并于1997年2月19日被授予专利权（专利号为ZL 921153252），该专利权至今有效。该专利的权利要求书载明：一种制备基本无粉尘的下式（Ⅰ）所示四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法。
Ⅰ
其中，将甲基胺（Ⅱ）与二硫化碳（Ⅲ）和甲醛（Ⅳ）反应或将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐（Ⅴ）与甲醛（Ⅳ）反应，所述反应在以化合物（Ⅱ）为基础计为01~10摩尔%的至少一种下式（Ⅵ）所示亚烷基二胺存在下进行。
R1-NH-A-NH-R2（Ⅵ）
式中，R1和R2相互独立地代表氢或C1-C4烷基，A是1，2-亚乙基，1，3-亚丙基或1，4-亚丁基桥，而且这些桥可带有1-4个C1-C4烷基。
该专利的说明书中载有如下内容：“本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮。”
BASF公司于2007年5月3日完成的检验报告显示，南通施壮公司生产的涉案产品含有登记号为277939、277940、277455的三种典型杂质，上述杂质中的两个棉隆型杂环是通过乙烯基桥相连的。上海市农药研究所检测中心于2007年5月21日出具的检验报告显示，南通施壮公司生产的涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰，分别与BASF公司生产的棉隆产品的色谱图出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASF公司据此主张，上述特征是使用涉案专利方法生产棉隆产品时会出现的典型特征，南通施壮公司的涉案产品使用了涉案专利方法。
原告BASF公司起诉称：原告拥有中华人民共和国国家知识产权局授予的专利号为ZL 921153252的“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利。原告于2006年11月15日发现被告南通施壮公司未经许可，以生产经营为目的，生产、销售了依原告的专利方法直接得到的产品“垄鑫综合土壤消毒剂”（98％棉隆微粒剂）。原告认为，被告的上述行为侵犯了涉案专利权，故诉至法院，请求判令：被告南通施壮公司停止使用涉案专利方法、停止销售并销毁涉案侵权产品，赔偿原告经济损失及诉讼合理支出人民币50万元。
被告南通施壮公司辩称：原告的专利方法涉及的产品并非新产品，被告南通施壮公司不应就此承担举证责任，原告无证据证明被告南通施壮公司使用了涉案专利方法。被告南通施壮公司依其《棉隆微粒剂生产操作规程》生产涉案产品，没有加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来生产涉案产品，与涉案专利方法不同。被告南通施壮公司并未侵犯原告的专利权，未给原告造成损害，原告的赔偿请求没有依据，因此请求法院驳回原告对其的诉讼请求。
【审理结果及主要理由】
北京市第二中级人民法院认为：涉案专利涉及的产品不是新产品。被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品使用了与涉案专利方法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权，被告南通施壮公司应就此承担停止侵权、赔偿损失及诉讼合理支出的法律责任。综上，一审法院作出判决：南通施壮化工有限公司停止使用涉案专利方法并停止销售依照涉案专利方法制造的侵犯涉案专利权的“垄鑫综合土壤消毒剂”产品，赔偿BASF公司经济损失二十万元及因本案诉讼支出的合理费用支出一万二千元。本案作出判决后，BASF公司与南通施壮化工有限公司分别提起上诉，北京市高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。
【评析】
在方法发明专利的侵权判定中，举证责任分配问题贯穿于案件审理的整个过程。根据我国《专利法》第57条第2款的规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。根据此规定，涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷的，实行举证责任倒置；如果方法发明专利侵权纠纷不涉及新产品制造方法的，则不发生举证责任的倒置。“新产品”如此之重要，是一个“生死劫”，成为诉辩双方必争的焦点问题。在方法发明专利侵权纠纷中，专利权人出于利己的目的，一般是首先主张其专利方法制造的产品属“新产品”，以减轻其举证负担和败诉的风险，让对方承担举证责任，以此将败诉的风险转移给被告。
那么，什么是“新产品”，应当由谁举证证明是否“新产品”呢？
一、新产品的认定问题
目前我国相关法律法规还没有对“新产品”的认定标准做出具体的统一规定，目前主要有两种观点，一种是以“出现”为标准，即所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾出现过的，就可以认为是“新产品”；另一种是以“生产出”为判断标准，即所涉及的产品在专利申请日之前未曾在国内生产出，就可以认为是“新产品”。《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称《北京高院意见》）第122条第1款规定，“新产品是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”。不难看出，该规定以“生产出”为判断标准。实务中，经常发生这种情形，国内没有生产，产品系直接从国外进口，国内市场上已经销售该产品。如果按照字面意思机械理解《北京高院意见》的上述规定，只有等国内第一次生产出该产品时，该产品才是新产品；如果国内一直不生产该产品，该产品永远也不能被叫做“新产品”。显然不符合意见制定的初衷。
笔者认为，应以“出现”作为判断标准更为准确，据此，《北京高院意见》中的“第一次生产”应扩大解释为“第一次出现”，即所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾出现过的，就可以认为是“新产品”。人民法院在处理侵权案件时可以自行作出解释。
如何判断该产品与专利申请日之前已有的同类产品是否相同，《北京高院意见》给出了判断标准。该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者质量、性能、功能方面有明显区别。据相关专家介绍，随着科学技术的进步，药品的检测水平在飞速提高，现在一种药品的登记，不仅需要主要成分相同，还需要其他辅助成分相同，才能登记为同样的药品。也就是说，如果仅有主要成分相同，还不足以认定为同样的药品。但是笔者认为，科技上对“新药品”的认定不必然导致法律上对“新产品”的认定。
在本案中，法院最后认为涉案产品是新产品的理由有二。一是“在涉案专利申请日前，我国农业部农药检定所发布的农药登记公告中包括原告BASF公司涉案专利涉及的产品”，笔者认为，法院以专利
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